상표등록취소 대상 여부는?

상표등록취소 대상 여부는?

 

 

상표를 등록할 때는 영문표기와 국문표기를 동시에 등록하는 경우가 있는데요. 이는 제3자가 비슷한 상표를 등록하거나 사용해 일반 수요자나 거래자의 혼동을 불러오는 것을 막기 위함입니다. 

그런데 만약 두 등록상표 중 하나의 등록상표만 사용했다면 이는 올바른 상표사용으로 볼 수 없어 상표등록이 취소되는 것인지 판례를 통해 알아보겠습니다.

지난 1992년 A사는 ‘콘티○○’과 ‘CONTI○○’이 병기된 하나의 상표를 등록했습니다. 그러나 A사는 영문표기인 ‘CONTI○○’ 부분만 상표로 사용 했고, 한글표기 상표는 사용하지 않았는데요. 이에 B사는 “A사가 등록상표를 3년 이상 정상적으로 사용하지 않았다”며 상표법에 따라 특허심판원에 상표등록취소 심판을 청구했습니다.

 

이에 사건을 심리한 특허심판원은 B사의 주장을 받아들여 상표등록취소 하는 결정을 내리자 이에 A사도 소송을 제기했습니다. 

그러나 특허법원은 기존 대법원 판례에 따라 “독음부분과 영문표기 부분이 하나의 상표로 등록된 이상 영문표기 상표만 사용한 것은 제대로 사용했다고 볼 수 없다”며 원고 패소 판결을 내렸습니다.

 

이후 대법원 전원합의체에서는 A사가 독일기업 B사를 상대로 낸 상표등록취소 소송 상고심에서 대법원 재판부는 원고 패소 판결한 원심을 깨고 사건을 특허법원으로 돌려보냈는데요. 이번 판결로 인해 영문표기나 그 표기의 한글 독음 중 어느 한 부분이 생략 된 채 사용되는 경우 등록상표와 동일한 형태의 상표사용이 아니라는 취지의 기존 판례를 변경하게 됐습니다.

 

재판부의 판결문에 따르면 “상표등록취소 제도의 취지에 미뤄봤을 때 등록상표의 사용은 등록한 것과 동일한 상표의 사용을 말하고, 유사상표를 사용하는 것은 포함되지 않는다”고 설명했습니다. 

그러나 “'동일한 상표'에는 등록 상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다”고 밝혔는데요.

 

이어서 “상품의 특성이나 판매되는 시장, 시대의 변화 등에 따라 등록상표를 다소 변형해 이용하기도 하는 것이 거래의 현실이므로 영문자와 그에 대한 한글 발음을 옮긴 음역이 결합된 상표를 등록한 뒤 영문자 또는 한글 음역 중에 어느 한 부분을 생략한 채 사용하는 일도 흔하기에 이런 경우 등록된 상표와의 동일성을 부정한다면 일반 수요자나 거래자의 신뢰를 깨트리는 결과를 초래할 수 있다”고 판시했습니다.

 

지금까지 판례를 통해 영문자와 한글 독음이 섞인 상표를 등록한 회사가 영문자의 상표만 사용한다고 하더라도 정상적인 상표사용으로 볼 수 있어 상표등록취소가 되지 않는다는 법원의 판단을 살펴볼 수 있었는데요. 

이와 같이 상표등록 및 사용으로 인해 분쟁이 발생하셨거나, 상표소송을 고려하시면서 법률자문이 필요하시다면 다양한 상표소송을 도와드린 경험이 있는 장지원변호사에게 문의하시고 문제를 원만히 해결하시기 바랍니다.