상표등록 무효심판 상표권소송

상표등록 무효심판 상표권소송

 

 

얼마 전 경기문화재단은 백남준의 승낙 없이 이름을 사용한 것으로 구 상표법의 규정에 따라 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’에 해당한다며 특허심판원에 상표등록 무효심판을 청구하였습니다. 이는 한 씨가 경기도 용인시에 백남준 아트센터를 개관하자 명칭을 사용하지 말라는 주장이 발단이 되었습니다. 이처럼 상표등록에 대한 무효심판 청구소송이 빈번합니다. 오늘은 이와 관련한 대법원2014.2.13 선고 2013후2460 판결은 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

【판결요지】

甲 독일회사가 등록상표 “”의 상표권자 乙 주식회사를 상대로 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 상표등록 무효심판을 청구한 사안에서, 선사용상표들인 “”, “”의 사용 경위와 기간, 선사용상표들과 그 상표를 사용한 제품의 연관관계, 선사용상표들을 사용한 제품의 판매·공급처 및 주위의 평가 등을 종합하여 볼 때, 선사용상표들은 그 지정상품을 ‘팔목시계, 전자시계, 크로노미터’ 등으로 한 등록상표의 출원일 무렵에는 적어도 독일 내의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있었음에도 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례.

 

 

 

 

【전문】

【원고, 상고인】

【피고, 피상고인】

 

【원심판결】특허법원 2013. 9. 13. 선고 2013허5186 판결

 

 

【주 문】

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

 

【이 유】

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유서를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).

 

 

 

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

 

원심판결 이유와 기록에 의하면, 아래와 같은 원심판시 선사용상표들은 1930~1950년대 독일뿐만 아니라 세계적으로 유명하였던 항공엔지니어 000의 이름을 딴 상표로서 1997년경부터 역사적인 항공기 관련 디자인과 최첨단의 작동장치(movements)를 결합한 원고의 고품질 손목시계에 사용되기 시작하였고, 그 시계제품은 2002년부터 독일 내에서 항공기의 전통과 역사 및 고품질의 정확성을 선호하는 사람들로부터 큰 인기를 얻은 점, 이러한 성공에 힘입어 선사용상표들이 사용된 제품은 2004년부터 2010년까지 독일 항공사 000의 기내면세점 ‘WorldShop’에서 면세품으로 판매되게 되었고, 원고는 독일 국군(Bundeswehr)의 손목시계 공급자로 지정되기도 한 점, 또한 선사용상표들을 사용한 제품들은 일본 잡지 ‘시계(時計) Begin’의 2006년 여름호와 대만 잡지 ‘세계완표연감(世界腕年鑑)’의 2005/2006년호에서 ‘걸작기의 명성을 잇는 파일럿의 시계’로서 최강 독일 시계 중 하나라거나 손목시계에 관한 세계 100대 유명상표(知名品牌) 중 하나로 소개되기도 한 점, 선사용상표들을 사용한 새 제품에 대한 테스트결과가 독일의 시계전문잡지인 ‘UHREN’에 실리기도 하였고, 독일 내에서 선사용상표들을 사용한 제품의 매장 수는 738개에 이르며, 원고의 연간 매출액은 2007년 3,093,391유로, 2008년 3,329,346유로, 2009년 3,897,987유로에 달하는 점을 알 수 있다.

 

 

 

 

따라서 비록 원고의 2007년부터 2009년까지 연간매출액 중 선사용상표들이 사용된 제품의 매출액이 정확히 얼마인지 특정되지 않았고 독일에서 선사용상표들이 사용된 시계 제품의 시장점유율이나 광고비 등을 정확히 확인할 수 있는 자료가 없다고 하더라도, 위와 같은 선사용상표들의 사용 경위와 기간, 선사용상표들과 그 상표를 사용한 제품의 연관관계, 선사용상표들을 사용한 제품의 판매·공급처 및 주위의 평가 등을 종합하여 볼 때, 선사용상표들은 그 지정상품을 ‘팔목시계, 전자시계, 크로노미터’ 등으로 한 이 사건 등록상표 ‘’(상표등록번호 생략)의 출원일인 2010. 4. 25. 무렵에는 적어도 독일 내의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 할 것이다.

그럼에도 원심은, 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 무렵에 독일 등 외국 수요자 간에 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 볼 수 없다는 전제 아래 그 나머지 요건에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 상표법 제7조 제1항 제12호에서 말하는 ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

 

위와 같이 상표권자가 주식회사를 상대로 상표등록 무효심판을 청구한 사안에서, 선사용상표들이 독일 내의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있었음에도 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례를 알아보았습니다. 이와 관련된 사건이나 사고 등으로 피해를 받고 소송을 준비하시거나 궁금한 점이 있으신 분들은 상표권소송 변호사 장지원변호사가 해결해드리겠습니다.